Jurisprudencia comentada: " La marca"

LA LEY. La función primaria de la marca, es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que avala. Así desempeña un papel informativo, pues enseña a los consumidores el origen de todos los productos o servicios: todos ellos pertenecen a una misma empresa o a un tercero vinculado a ella (licenciatario, concesionario, distribuidor…)….

 

Jurisprudencia comentada
 TJUE, Sala Primera, S, 8 Jul. 2010 ( C-558/2008) TJUE, Sala Cuarta, S, 24 Jun. 2010 ( C-51/2009) TJUE, Sala Sexta, S, 22 Jun. 2000 ( C-425/1998)
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Resumen
El juego de la competencia en el mercado conlleva una serie de riesgos, que algunos empresarios utilizan a su favor para sacar el máximo beneficio posible de una forma desleal e ilícita, perjudicando a sus directos competidores, al propio mercado y a los consumidores. El aprovechamiento injusto de la marca ajena a través del engaño o la confusión están sancionados por nuestra legislación, pues impiden el buen funcionamiento del mercado. La jurisprudencia europea ha jugado un papel fundamental a la hora de encorsetar esta materia.

– Comentario al documento
La marca como signo distintivo propiedad de una entidad no confiere a su titular un poder absoluto y excluyente, sino que dicho poder está regulado y limitado, dotando al propietario de diversas facultades respecto a su uso, prohibiendo a terceros lo que coloquialmente llamamos «copiar» la esencia el signo distintivo, es decir, plagiar aquellas funciones que identifiquen y diferencien el producto o servicio marcado del resto de la competencia. Recordemos que en un mercado de competencia imperfecta como en el que nos encontramos, las marcas suponen la diferencia entre unos oferentes y otros. Es su sello de identidad. Por ello, la utilización de artimañas como el engaño o confusión a la hora de comercializar productos o servicios con signos distintivos idénticos o muy parecidos a otros que tienen la misma función en el mercado, y que, por tanto, forman parte de la oferta de ese sector, no solamente atenta directamente contra la legal competencia en el mercado, con los perjuicios que conlleva para el resto de empresarios, sino que afecta indirectamente al consumidor, fiel destinatario del producto o servicio, el cual es manipulado para adquirir un producto o servicio creyendo que es otro. Estos comportamientos considerados desleales deben estar regulados ampliamente en nuestra normativa y acoger las sanciones debidas para evitar su proliferación. Utilizar la marca ajena, para acaparar prestigio y beneficios supone claramente un aprovechamiento y, en la mayoría de los casos, un enriquecimiento injusto. El mecanismo utilizado para culminar dicho engaño o crear una confusión favorecedora a sus interesas, aprovechando la reputación ajena, suele ser la publicidad del signo distintivo, vía por excelencia para transmitir el mensaje que se quiere dar a conocer. Así pues, la relación existente entre marca y publicidad reporta grandes beneficios, tanto al empresario titular del signo distintivo como al propio anunciante o agencia de publicidad contratada, incluso a los consumidores. Pero esta correlación de elementos consta de una vertiente negativa, que si bien no tiene lugar en todos los supuestos, si es cierto que mancha el nexo eminentemente beneficioso.
 
I. FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA Y LÍMITES A SU USO EN EL CONTEXTO PUBLICITARIO

1. Limitaciones al derecho de marca: artículo 37 de la Ley de Marcas

Un punto fundamental en esta materia son los límites que el derecho de marcas confiere al titular de una marca. Y en base a ello, el art. 37 de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001) (1) bajo la rúbrica «Limitaciones del derecho de marca», reconoce el uso que puede hacer un tercero de la marca ajena, aunque carezca del consentimiento de su titular. Dicho uso no podrá sobrepasar en modo alguno lo establecido en la normativa vigente en la materia. Así pues dice el citado precepto: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección; b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios». Por tanto, en base a lo establecido en la norma, dentro de los supuestos amparados en la misma y siempre que se haga de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial, el titular de la marca no podrá interponer ningún mecanismo jurídico regulado en el Derecho de marcas, contra aquél que usare su signo distintivo en los referenciados términos. Dentro de esos usos permitidos por el art. 37 LM podemos encontrar el uso de la marca ajena en publicidad.

Respecto a los supuestos contemplados en el art. 37 LM (LA LEY 1635/2001) cabe hacer algunas precisiones, tomando como referencia a la profesora CURTO POLO (2) . En primer lugar, el titular de la marca no podrá prohibir el uso del nombre de un comerciante idéntico a su marca (3) . De igual modo, tampoco podrá prohibir el uso de marcas descriptivas que han conseguido convertirse en signo distintivo válido para acceder al registro, pero que pueden ser utilizadas por un tercero para indicar la especie, calidad, destino, valor, etc. de los productos o servicios del mismo. Ahora bien, precisa el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que para que se puedan alegar estas limitaciones de la marca, y valerse de la permisión de uso dentro de los límites establecidos, que recoge el precepto «es necesario que la indicación utilizada por él (…) se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero» (4) . Por último, tampoco podrá prohibir el titular de la marca su utilización para designar el destino de un producto o de un servicio, como recambios o accesorios del producto distinguido con la marca registrada.

Siguiendo a la profesora anteriormente mencionada, cabe decir que en los supuestos contemplados en el art. 37 LM se cumple uno de los requisitos para entender que hay un uso a título de marca, y es la vinculación entre el signo y el producto o servicio. Sin embargo, cuando el uso cumpliese los presupuestos previstos en el reiterado precepto, no se entendería que existe tal uso a título de marca puesto que el uso del signo en estos casos no se realiza con finalidad distintiva, en el sentido de identificar y diferenciar una oferta respecto al resto, de modo que no afectaría a la principal función de la marca como signo distintivo. Por tanto, podemos decir que en el art. 37 LM se recoge la posibilidad de usar la marca ajena, siempre que no afecte a sus funciones, ello siempre en relación con las prácticas leales en materia industrial y comercial.
 
En el art. 37 LM se recoge la posibilidad de usar la marca ajena, siempre que no afecte a sus funciones
 
Por tanto, para que un tercero pueda usar una marca ajena es preciso que respete la normativa vigente aplicable a la materia (prácticas leales en materia industrial y comercial), la cual está directamente relacionada con la no conculcación de los intereses legítimos del titular del signo distintivo, así como con la evitación de riesgo de confusión en relación con la procedencia de los productos o servicios para los que la marca ajena es usada.

2. El uso de la marca en el mercado

La marca es ante todo un signo distintivo. En un mercado de competencia imperfecta, como el que rige nuestros días, donde hay muchos oferentes, las marcas de las que son titulares cada empresario suponen la diferencia entre unos y otros. Pues si bien hay varios empresarios que comercian un mismo producto, lo que hace que un cliente se decante por uno u otro es el signo distintivo que lo avala. La marca asume unas determinadas funciones, muy importantes en el seno de una empresa, porque ensalzan el carácter distintivo de la misma, respecto al resto de competidores. La marca identifica y diferencia el origen empresarial del producto, con lo que ello conlleva: calidad, metodología seguida por esa empresa (por ejemplo, promueve medidas de lucha contra el medio ambiente o buenas condiciones a sus trabajadores…). El profesor LEMA DEVESA (5) considera que este signo distintivo cumple cuatro funciones:

a) Indicación del origen empresarial. La mayoría de la doctrina coincide en evaluar como la función primaria de la marca, la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que avala. Mediante esta función, la marca desempeña un papel informativo, pues enseña a los consumidores el origen de todos los productos o servicios: todos ellos pertenecen a una misma empresa o a un tercero vinculado a ella (licenciatario, concesionario, distribuidor…). Ello, normalmente, es un dato a favor del empresario, pues si a los consumidores les ha gustado un determinado producto amparado en una determinada marca, cuando ésta abarque otros productos, querrán por lo menos probarlo, debido a la confianza que han depositado en la misma. Para ejemplificar la situación, podemos poner un ejemplo práctico, como el supuesto de un consumidor que adora el chocolate Nestle, y que descubre un nuevo producto de esta misma marca, como podrían ser las barritas kit kat que son de la misma empresa y están avaladas por la misma marca, seguramente lo probará porque tiene el referente del chocolate y considera esa marca y, por tanto, ese empresario, una buena opción a elegir entre las demás opciones del supermercado, en este caso.
La marca genera confianza en el consumidor, pero ¡ojo!, pues también puede ser un elemento detonador de un empresario, pues si un producto avalado por dicha marca no tiene aceptación en el mercado o lo que es peor, tiene demasiados detractores, el resto de productos o servicios con el mismo signo distintivo a priori partirán con una posición de desventaja respecto a sus inmediatos competidores, porque cuentan con la desconfianza del consumidor, al cual tendrán que ganárselo de nuevo.
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNjS2NjS7Wy1KLizPw8WyMDQzNDQ0NzkEBmWqVLfnJIZUGqbUlRaapaZrFjQUFRfllqClSZkbGhgbEBADfsLGJMAAAAWKE